1.分割出願をできる時期
・明細書等に補正ができる期間(第44条第1項第1号)
- 出願から特許査定の謄本送達前まで(第17条の2第1項)
ただし拒絶理由通知を最初に受けた後は以後に示す場合に限る。
- 最初あるいは最後の拒絶理由通知の指定期間内(第17条の2第1項第1号・第3号)
- 拒絶査定不服審判の請求と同時(第17条の2第1項第4号)
- 先行技術文献情報開示要件の不備通知の指定期間内(第17条の2第1項第2号)
・特許査定の謄本送達日から30日以内(第44条第1項第2号)
特許権の設定登録の前に限られるので、設定登録料の支払い以前に分割出願するのが好ましい。
前置審査あるいは審決から差し戻された審査での特許査定は除く。
・最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内(第44条第1項第3号)
2.特許庁に提出する書類
(1)分割出願用の願書
【特記事項】および【原出願の表示】を記した願書を特許庁に提出
詳細は「分割出願で提出する願書:備忘録」を参照
(2)特許請求の範囲・明細書・図面・要約書
(3)上申書
特許庁の運用では、審査請求以前の提出を求めている。
特許庁の関連ウェブサイト↓
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/sakusei/bunkatu_yousei.html
次の事項を説明
・原出願からの変更箇所の明示及び説明
・分割出願に係る発明と他の特許出願に係る発明とが同一でないことの説明
・他の特許出願に係る拒絶の理由を解消してることの説明
(4)出願審査請求書
原出願の出願日から3年以内か、分割出願の出願日から30日以内
審査請求書には、【出願の表示】に分割出願の出願番号を記載
詳細は「【出願の表示】の記載例:備忘録」を参照
3.原出願との関係
(1)原出願の発明との同一性
分割出願に係る発明と原出願に係る発明と同一である場合には、特許法第39条第2項(先願)に基づく拒絶理由が出される。つまり、分割出願自体は適法と扱われる。
分割出願に係る発明および原出願に係る発明の一方が他方の上位概念である場合、これらは同一ではない。つまり、原出願に係る発明を上位概念化する分割出願は認められる。
(2)特許法施行規則第30条
特許法施行規則第30条によれば、分割出願に際して原出願の明細書等に補正が必要な場合には、原出願の補正を分割出願と同時にしなければならない旨が規定されている。特許法施行規則第30条は、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一とならないようにする補正の時期を規定していると考えられる。しかしながら、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一である場合であっても、分割出願は適法と扱われて、特許法第39条第2項により処理されることから、特許法施行規則第30条が問題になるケースはないと思われる。